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如何有效应对“专利流氓”?(下)

来源:国家知识产权战略网   作者:园田吉隆  发布时间:2014-06-04
近年,“专利流氓”在美国非常活跃,他们通过发起专利诉讼谋求高额利益,对企业威胁极大。如何有效防范“专利流氓”的侵袭?本文为你提供锦囊妙计。
    在上一篇文章中,笔者介绍了日本“专利流氓”的现状,尽管“专利流氓”在日本没有美国那么活跃,未来这种可能性也不大,但考虑到日本特有的法律制度,即被认定专利侵权后必将获得禁令,该制度很可能成为日本“专利流氓”的有力武器。因此,笔者认为,有必要对如何有效防御“专利流氓”进行研究。
    针对他人提出的专利侵权主张,无论对方是“专利流氓”,还是实施发明的专利权人,最基本的做法是首先客观判断是否真的侵犯了他人的专利权,并在此基础上确定应对策略。当存在专利侵权的可能性时,通过检索现有技术,正确评价涉案专利权的有效性是非常必要的。如果得到的结论是没有找到有力的无效理由,而自己的产品(方法等)又涉及侵权,那么,即使对方是“专利流氓”,也只能通过变更自己的原有设计来回避侵权,或者是与对方进行专利许可谈判,除此之外没有更好的选择。这与应对一般专利侵权的策略相同,也就是说,不能因为对方是“专利流氓”就持完全不接受许可谈判的态度,因为一旦专利侵权败诉,同样要遭受禁令或是被责令赔偿损失。因此,笔者认为,在确定对手是“专利流氓”的情况下,要把判断是否侵犯对方的专利权放在第一位,且决不能忽视这一步。下文中,笔者将讨论的对策都是在已经进行了必要分析,至少是在得出“没有明显侵权”结论的前提下的应对方法。
    一般而言,“专利流氓”的主要模式是,以对方侵犯专利权为由,对多个厂商发起专利许可谈判。因为这与对手只有1家厂商的情形相比,能够更加节省在专利权有效性分析、被告实施内容分析上所花费的时间和金钱。与其一开始就对所有厂商同时主张自己的专利权,“专利流氓”更愿意先以其中一家大企业为目标,哪怕最终达成的实施许可金额较低,也先达成和解结果并收取实施费,以便接下来对其他多家厂商进行大规模的“进攻”,这种“作战”策略能够给对方造成“大企业都接受了和解条款”的心理压力,让谈判向对自己有利的方向进行。当然也有“专利流氓”通过与大企业的和解来达到挣钱的目的。而笔者要强调的是,被诉的同行企业应该相互交换信息,如是否接到“专利流氓”的通知、维权主张的根据是什么、提出的和解条件是什么等等,同行之间信息共享、协商对策是对付“专利流氓”非常重要的防御策略。
    此外,即使“专利流氓”提出的和解金额不高,对于没有根据的维权主张,显示出断然拒绝与其和解的姿态也是非常重要的。如果“专利流氓”很容易就得到了和解结果与和解金,经济条件“宽裕”了,他们的要求很有可能会逐渐升级,这样会更加助长其嚣张气焰。
    同行企业相互交换信息,不仅可以通过掌握“专利流氓”对哪家企业提出了怎样的条件来掌握其“作战”策略,还可以共享现有技术信息,而现有技术信息的共享是有利于专利权无效请求的重要对策。据统计,在被请求专利权无效审理的案件中,有半数以上的专利权被无效,由此可见专利权被无效的可能性还是很高的。
    例如,可以通过检索现有技术文献,找到能够主张“专利流氓”的专利缺乏创造性的有力证据,对于如化学、生物等需要通过实验来支撑发明效果的技术领域,还可以进行追加实验来证实“说明书中记载的实验结果实际无法得到”,这也是非常有力的专利权无效理由。“专利流氓”使用的武器是从专利权人手中购买的专利,从专利权人的角度来看,卖出去的专利多会存在一些问题,因此值得对其有效性进行深入分析。特别是日本以外的专利申请人在日本提交专利申请时,很可能对申请文件的翻译不太准确,因此,仔细检查专利日语译文是否正确也是寻找专利权无效理由的线索之一。
    在日本现有的审判制度下,专利权人必须对侵权事实进行取证证明。因此,对于专利权人“有侵权可能性”或“如果认为没有侵权请出示证据”这样的主张,被诉方没有必要主动说明自己所实施的技术,也完全没有必要说明不属于侵权的理由。当所涉专利属于产品专利时,如果产品明显侵权,那么上述对策肯定无用,只要不属于这种情况,那么完全可以只回答:“侵权事实根本不存在,如果你认为我们侵权请拿出证据”,这就够了。
    此外,寻找自己值得信赖的专利代理人进行专利权有效性的判断、是否侵权的判断,进而制定“专利流氓”对策也是非常重要的。考虑到主张先用权进行抗辩的可能性,笔者建议,对于实施的技术,企业从使用之初就应养成有意识地保存必要证据、为立证作准备的习惯,这些都是非常必要的措施。此外,在日常工作中关注其他企业的专利授权状况、做好规避侵权风险的工作,这些也正是知识产权部门的重要职能。
责任编辑:阮海琼
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