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论现有技术抗辩与当然无效抗辩

来源:中国发明与专利   作者:李娜  发布时间:2013-11-23

一、现有技术抗辩

    现有技术抗辩制度是2008年修订的《专利法》新增加的内容,其中第62条规定,在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或现有设计的,不构成侵犯专利权。该条是在总结2001年司法解释第9条第2项的司法实践经验的基础上,用法律的形式将“现有技术抗辩”制度确立下来。该制度能在一定程度上克服专利有效性判断与专利侵权判断分离模式的弊端。在专利侵权诉讼中,只要被控侵权人能够举证证明其实施的技术或者设计属于现有技术或现有设计,法院就可以直接判定被告不侵犯专利权,不再需要考察专利权的有效性,解决了法院是否要中止诉讼以防止旷日持久的诉讼的难题,可以加快民事审判效率,减轻当事人的诉累。

    现有技术抗辩作为一项独立的抗辩理由,没有其他限定条件,因而无论是相同侵权还是等同侵权,只要被控侵权人能够证明其实施的技术属于现有技术,就不构成侵犯专利权。参照《专利法》第62条与第22条的表述,现有技术的内容应当采用新颖性的判断标准。最高人民法院的司法解释规定的现有技术抗辩成立的标准是,被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术中的相应技术特征相同或者无实质性差异。被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术中的相应技术特征相同,那么,该技术方案相对于现有技术也没有新颖性。

二、现有技术抗辩的缺陷

    如果涉案专利存在其他无效理由时,例如,涉案专利是专利法规定的不授予专利权的客体;或者不符合专利法规定的发明创造的创造性、实用性要求;或者权利要求书没有得到说明书的支持;或者说明书未充分公开;或者修改超出原申请文件记载的范围等等,面对这些情形,被控侵权人也无法通过现有技术抗辩事由来摆脱承担侵犯专利权的民事责任。被控侵权人提出这些问题并质疑涉案专利权有效性的,只能通过向国家知识产权局专利复审委员会提出请求宣告专利权无效的途径解决。如此一来,又回到了是否中止诉讼的问题上。如果不存在应当中止诉讼的情况,则法院需要中止诉讼,等待无效宣告程序、一审和二审行政诉讼程序结束,然后,再对侵权案件做出判决,这样又会出现案件久拖不决的现象。

三、当然无效抗辩

    当然无效抗辩制度是指在专利侵权诉讼中,被控侵权人可直接以涉案专利无效为由,主张原告不能行使其专利权。但是当然无效抗辩原则仅仅是赋予法院在个案中认定专利权效力的权限,法院的判断效力与专利复审委员会的无效宣告不同,仅限于诉讼当事人的、相对性的,专利权对世性的判断只能通过专利复审委员会的无效宣告来确定。同时,为了防止被控侵权人滥用当然无效抗辩,还可以规定如果认定使用无效抗辩是以不当拖延审理的目的提出的,则法院可以依申请或职权做出驳回的决定。

    建立当然无效抗辩原则,法院就可以名正言顺地审理专利无效问题,但是无效宣告制度仍然存在,这也意味着专利制度可以实行双轨制专利无效认定,其必须面对侵权诉讼与无效宣告之间的判断冲突。即在专利侵权诉讼中,假若被告在采用当然无效抗辩的同时在专利复审委员会提出专利权无效请求,那么,原告的专利是否有效,与被告是否构成专利侵权,这之间又产生了必然联系。为了防止在法院的专利侵权诉讼判决与在专利复审委员会的专利无效审决两者之间发生矛盾,可以规定专利无效与专利侵权诉讼的协调通知机制。

四、现有技术抗辩与当然无效抗辩的比较

    当然无效抗辩和现有技术抗辩的共同点是被控侵权人在采用这两种抗辩理由做不侵权抗辩时,法院均无须中止侵权诉讼,从而可以使法院迅速且有效地审理侵权案件,同时,也能减轻涉案当事人的诉讼负担。

    当然无效抗辩和现有技术抗辩的区别主要表现以下几点。

    第一,是否涉及对专利权效力的判断。当然无效抗辩打破了专利权有效性判断与专利侵权判断的分离模式,赋予了法院在个案中认定专利权非对世性无效的权力,法院不中止侵权诉讼,必然涉及到对涉案专利权有效性的判断;而现有技术抗辩是严格遵守专利权有效性判断与专利侵权判断的职权分离模式的,法院虽然不中止侵权诉讼,但是绝对不能对涉案专利权有效性做出判断。

    第二,法院审理涉及的技术不一样。在当然无效抗辩中,法院审理的是专利技术和公知技术之间的关系,如果这两者技术同一,即涉案专利技术无新颖性,涉案专利权存在无效的理由,那么,原告不能行使其专利权,被告当然无效抗辩成功;如果两者技术不相同,那么,原告专利权有效,法院则需要进一步审理专利技术与被控侵权技术之间的关系,判断被告是否构成侵权。而在现有技术抗辩中,法院审理的是公知技术和被控侵权技术之间的关系,如果被控侵权技术与公知技术相同或者实质相同,那么.被告现有技术抗辩就成立;如果被控侵权技术与公知技术不相同,即被告使用的技术不是公知技术,法院则需要进一步审理专利技术与被控侵权技术之间的关系,判断被告是否构成侵权。

    第三,适用范围不一样。当涉案专利存在说明书未充分公开、重复授权等无效的情形时,被控侵权人可以使用当然无效抗辩,但是不能使用现有技术抗辩。

    第四,法律效果不一样。当然无效抗辩成立的法律效果是专利权人不得行使其权利;现有技术抗辩成立的法律效果则是被控侵权人不侵犯专利权。

五、引入无效抗辩制度的好处

    在2008年第三次修改《专利法》时,专利权无效案件程序简化问题受到了高度重视。然而,2008年修改《专利法》时,仍然保持了原来的无效宣告程序不变,未作任何修改。立法部门给出不修改的原因:第一,认为专利无效诉讼具有民事诉讼性质的观点和具有行政诉讼性质的观点各有道理,这只能表明专利权有效性争议具有其独特性质;第二,尽管“准司法”是人们经常提到的一种说法,但在我国法律中没有明确的法律依据。但是如果我们不以专利权有效性与专利侵权判断绝对分离模式为逻辑起点,不再纠结于改变专利无效宣告程序,而是效仿日本,在我国的专利制度中设置“当然无效抗辩”制度。在我国设立“当然无效抗辩制度”的具体好处有以下几方面。

    第一,不会引发宪政层次的争议。引入专利当然无效抗辩制度,虽然允许审理专利侵权诉讼的法院审理涉案专利权的有效性问题,但是法院只是在个案中认定涉案专利权是否存在无效理由。在专利权无效宣告决定确定以前,专利仍然有效,专利权的对世性效力的判断权属于专利局。在侵权诉讼中的被控侵权人既可以向专利复审委员会提出专利权无效宣告请求,也不干涉侵权诉讼受理法院在被告向专利复审委员会提出无效宣告请求后,自己决定是否中止诉讼的权力。这样既可以不引发司法权和行政权之争,维持国家专利行政部门和人民法院的职能分工不变,同时,又能尽快地解决专利侵权诉讼。

    第二,可以提高专利民事诉讼审判效率。引入专利当然无效抗辩制度,允许审理专利侵权诉讼的法院在一定权限内审理涉案专利权的有效性问题,有利于一次性解决纷争。不仅解决了专利侵权诉讼等待专利无效决定结果耗时的问题,也可以解决法院是否要中止诉讼的难题,还可以化解不中止诉讼时法院案件积压等问题。

    引入专利当然无效抗辩制度后,在专利侵权诉讼中,被控侵权人可以直接向法院主张涉案专利权无效,无需启动专利权无效宣告程序。在此情形下,被控侵权人只需要将涉案专利无效的理由及无效所依据的证据提交予法院,法院也无需中止侵权诉讼,而是可以直接审理并做出专利是否有效的判断即可。法院经审理,若认定涉案专利无效,则被控侵权人当然无效抗辩成立,法院可直接驳回原告的诉讼请求;若认定涉案专利有效,法院则进一步通过判断被控侵权技术是否落入涉案专利的权利要求保护范围,判决侵权是否成立,如果被控侵权技术落入涉案专利的权利要求范围内,则侵权指控成立,如果被控侵权技术未落人涉案专利的权利要求范围内,则侵权指控不成立。如此一来,可以在一定程度上缩短诉讼期限,节约司法资源,提高专利侵权诉讼的审判效率,与诉讼经济原则相一致。 

责任编辑:赵栋
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